专利权评价报告在专利侵权诉讼中的作用
来 源:浙江智仁律师事务所 王永皓律师时 间:2014.04.16

专利权评价报告在专利侵权诉讼中的作用
   
   
   一、何为专利权评价报告?
   所谓的专利权评价报告,是国家专利行政部门即国家知识产权局根据《中华人民共和国专利法》(第三次修正)第六十一条第二款——“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”之规定对实用新型专利、外观设计专利进行检索、分析和评价后做出的专业性报告。
   为什么在授予专利权后,还要设置这么一个专利权评价报告制度呢?这是由实用新型和外观设计两种专利的特点决定。该两种专利与发明专利相比,有一个共同特点,那就是发明专利所特有的实质审查程序。审查员在审查实用新型和外观设计专利时,仅仅进行初步审查,即仅仅从申请文件的形式、明显实质性缺陷、其他文件的形式以及有关费用是否缴纳等四方面进行审查,而不会过多涉及申请专利的技术特征以及三性(实用性、新颖性、创造性)等问题,尤其是对那些不太明显的缺陷,往往会缺乏足够的判断和审查。这样的制度设置的初衷是为了加快审查流程,鼓励创新和实施。但是在实践中,这种制度设置也遇到了很多问题,典型的就是相关专利权缺乏稳定性,容易因侵权诉讼或者其他诉讼所引发的专利权无效宣告程序中被宣告无效,增加了各方当事人的诉讼成本和开销。因此,设置专利权评价报告制度,可以再不破坏实用新型和外观设计专利快速审查授权的基础上,使得权利人以及利害关系人对所涉专利有一个清晰的认识,避免盲目的提起诉讼,消耗精力和物力。
   由于该评价报告是由国家知识产权局专业的审查员审核、制作的,其中主要对所涉专利的实用性、新颖性、创造性(主要评价后两项)做出了充分考虑和评估,对于相应专利侵权诉讼中的核心问题——实用新型、外观设计专利权是否有效的问题有着很强的指导和参考作用。
   
   二、专利权评价报告与实用新型检索报告的异同
   专利权评价报告制度由2008年修正的《专利法》所规定,它是从原先《专利法》规定的实用新型专利检索报告演变而来并加以完善,使得该检索制度更为合理和完备。
   1、从申请人上来说,专利权评价报告的申请人更为广泛。
   原先的检索报告申请仅能由专利权人提起。一旦该报告对专利权人不利,专利权人势必隐瞒该报告的内容。现在的《专利法》将专利权评价报告的申请主体扩大为专利权人以及利害关系人。其中,利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人,例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。尽管这一范围仍然偏小,并未能涵盖专利侵权诉讼中被告及第三人,不过国务院的《专利法实施细则》规定“任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告”,变相使得该报告得以公开。
   2、专利权评价报告的审查范围更广泛。
   与检索报告相比,专利权评价报告明显地扩大了审查范围。由原来的只管“新颖性”与“创造性”审查,变成全方位的审查,如是否公开充分,权利要求书是否得到说明书支持等,或者说,凡是涉及无效的理由,都可以在专利权评价报告中体现。这样审查范围的扩大,极大地提高了专利权评价报告的质量和可信度。
   3、专利权评价报告的客体更广泛。
   原先的检索报告仅仅只能针对实用新型专利,而现在专利权评价报告可以适用于实用新型以及外观设计专利,明显扩大了审查范围。
   应当注意的是,根据国家知识产权局审查业务部发出的《关于施行修改后专利法有关事项的通知》之规定,国家知识产权局仅对申请日在2009年10月1日之后(含该日)的实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告;对申请日在2009年10月1日之前的实用新型专利或者外观设计专利,只作出实用新型专利检索报告,而没有外观设计专利检索报告。可以预见,在今后一段时间内,将会出现实用新型专利检索报告和专利权评价报告共存的现象。
   
   三、专利权评价报告在专利侵权诉讼中的作用
   专利权评价报告作为一种对所涉专利进行评价和检查的报告,对于法院以及两造对所涉专利的效力评估和诉讼后果预测有着很强的参考作用。因此该报告在专利侵权诉讼中十分常见,也十分重要。专利权评价报告在专利侵权诉讼中的作用主要体现在程序和实体两个方面。
   1、诉讼程序中,专利权评价报告可以对抗被告的中止审理请求,加快审理过程。
   一般而言,专利侵权诉讼中被告的抗辩通常会采用申请宣告专利无效、说明所涉侵权产品未能落入专利的权利要求中等方式。其中,向国家知识产权局专利复审委员会提起无效专利宣告请求是实用新型和外观设计专利侵权诉讼最为常见的措施。由于实用新型和外观设计专利未经过实质审查程序,专利权的稳定性相比经过实质审查的发明专利而言较差,存在着无效的可能性,成功宣告无效的门槛也较低;况且,按照《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第二款——“侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的,应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。”之规定,被告一旦按期提出无效宣告请求,法院原则上会中止审理专利侵权纠纷,对原告来讲,往往不愿意看到这种拖延。这种时候,原告就可以依据该规定的第九条第一款第一项——“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;”之规定提交相应的检索报告并请求人民法院驳回被告的中止诉讼的请求,尽快审理,避免损失的进一步扩大。
   应当注意的是,该司法解释是2001年制定发布的,其中所针对检索报告的规定在《专利法》修订后,应适用于专利权评价报告。
   2、在案件实体审理过程中,专利权评价报告可以有效的排除被告的不侵权抗辩。
   除了在程序上,被告可以以提出无效宣告为理由要求中止审理外,实体上被告依然可以以《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条——“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”以及第十七条——“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。”等规定抗辩称原告的专利技术属于现有技术,或者原告的产品不是新产品,从而推导出被告的产品不侵犯原告专利权的结论。
   前述已经论及,由于实用新型、外观设计专利在审查时没有实质审查步骤,因此此时专利权人是很难拿出切实有效的证据来证明其专利具备新颖性和创造性,尤其是在涉案专利和现有技术之间差异较小或者所涉领域较为专业、常人无法仅凭常识判断的情况下。
   此时,如果原告拥有涉案专利的专利权评价报告就可以很好对被告的抗辩加以反驳。由于专利权评价报告在制作时已经参照发明专利的实质审查要求进行了检索,并对检索所得的对比文件进行了评述,在此基础上进一步对涉案专利的实用性、新颖性和创造性进行了评价,实际上对所谓所涉专利技术及产品是否为现有技术或者现有产品的疑问做了回答,使得法院审查案件时更为快捷、方便。
   3、专利权评价报告可以使得双方当事人对案件的结果有着更为明晰的预测,促进案件的顺利、尽快解决。
   专利权评价报告对涉案专利的实用性、新颖性和创造性等核心问题以及其他问题进行了评价,从这份报告中双方当事人均可以对涉案专利的有效性作出初步的判断,从而对无效宣告等程序的结果有了大致判断和预测。如果专利权评价报告称涉案专利存在某些缺陷,那么专利权人可能就需要考虑修改权利要求书乃至不提起或者撤回诉讼;如果专利权评价报告认为涉案专利在“三性”等方面没有问题,那么被告可能会考虑不再提出无效宣告而选择其他抗辩方式或者与专利权人协商解决。无论何种结果,都会促进专利侵权诉讼的尽快结案,节省双方当事人以及法庭的时间和精力。
   
   四、结语
   前面简单的就专利权评价报告这一新兴事物在专利侵权诉讼中的作用做一论述。笔者建议专利权人可以在获取专利时就进行这一评价活动,一方面可对自己的专利有效性有充分把握;另一方面也可节约其后在诉讼过程中的程序和时间。
   
                                    浙江智仁律师事务所律师
                        王永皓 律师
                      2011年6月10日

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